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美国商标注册出新规,对国内商标申请人的这些影响你需要了解

发布日期:2019-07-08 作者:胡婷婷/赛贝知识产权平台

近日,美国专利商标局(USPTO)公布了一项商标新规则,该规则要求:从8月3日起,居住在美国境外的商标申请人、注册人,和商标诉讼的当事人,包括加拿大商标申请人,必须聘用美国执业律师代理其在美国专利商标局(USPTO)的商标事务。详情可查看《美国商标注册新规来袭,8月3日起,非美籍人士注册美国商标必须委托美国职业律师代理》


也就是说,以后国内的自然人不能自行申请美国商标注册了!


在此之前,在中国申请商标,外国人必须委托国内的代理机构办理,但是国人在美国申请美标却可以自行申请。美国律师费用比国内律师高出不少,所以为了节约成本,越来越多的国内的美标申请人选择自行申请。


我们先来看一组数据:


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以上表格是2015年-2017年间提交的美国商标申请表格,按照申请人的国籍和申请方式分为美国申请人自行申请、美国申请人委托代理申请、国外申请人自行申请、国外申请人委托代理申请四种情况。


外国申请人在美国申请商标数量逐年增加,其中国外申请人自行申请的数量在近几年暴涨。2015年仅有25.4%的国外申请人自行申请商标,2017年达到44%之多,其中外国申请人委托代理申请商标的占比有所下降。


美国专利商标局预测,基于美国的经济实力及各种因素,外国商标申请数量将继续增加。


美国专利商标局(USPTO)的声明内容显示,外国申请人自行申请商标,同时也带来了诸多不规范的问题,而且日益凸显,所以美国专利商标局此次制定并出台了新规则。


新规目的

1、确保商标提交的精准性,使得公众更信任美国商标法律,不会因签名和使用申请不当等原因而无效;。

2、使得USPTO能够有效利用现有机制强制外国申请人遵守商标事项的法定和监管要求;

3、确保美国商标注册簿的准确性。


小贝认为这一政策从长远来看,有利于降低申请人在商标注册后期的成本(专业的代理人能让注册过程更顺畅,并进一步保证商标权益的有效性),并为消费者提供更精准的商标参考信息。


可能有不少人觉得,申请注册商标是一个简单的事情。但事实上,商标从申请到授权的途中会面临不同层面的法律问题,商标注册的地域性使得不同国家的审查标准不尽相同,如果申请人对当地的注册制度不够了解,就会对商标的注册成功率和长期有效性造成实质影响。


美国商标的申请注册非常重视商标的实际使用,并且有申请基础的概念,我们之前在星巴克的商标故事中有过详细的介绍,关联文章《以星巴克商标为例,浅谈美国商标注册申请基础》


部分申请人因为不清楚美国商标的申请规则,在申请中提交了过于宽泛或过多的产品项目,但实际上并不是都会在美国当地进行真实使用,那么这些商标即使最终能成功注册,也可能会面临多次的答复审查意见。


如果后期不能提供使用证明,还将不得不面临商标无效的结果,最终对企业的发展造成不可小觑的影响。


又如,部分申请人为了提前占据市场,采用了意向使用的申请基础,但后期无法提供使用证据(或提交通过制作模型或数字合成的使用证据),那么这些会被视为欺诈性商标申请,这被认为会严重影响到美国商标注册制度的信誉。


欺诈性的商标申请即使最终注册成功,后期也会面临无效的法律风险,因为美国商标都是以实际使用为前提的。


以上两个例子,都是从美标申请人的角度上去谈注册风险,但是我们可以想到,这些不规范的申请,无疑也加大了审查员的审查负担。


另一方面,不规范注册的乱象,还可能影响到整个商标申请制度的运作。


企业在申请商标前,通常会对商标进行商标检索等一系列尽职调查,调查的对象就包括美国专利商标局的公报上公告的核准注册商标(包括审查核准、复审成功后核准、上诉成功后核准),申请人通常将其作为商标战略的重要参考。


不真实的官方公开数据(例如没有真实使用意图而被核准注册的商标)则会加重其他申请人的时间成本和金钱成本。


一方面,在发现在先障碍商标时,其可能会采取对进行异议等多种法律措施;另一方面,这些不真实的公开数据也在损害美国专利商标局的公报诚信度,最终对公众的信赖和利益造成损失。


采用美国律师协助境外申请人进行商标申请的方式,可以有效缓解以上提到的诸如此类的问题。


熟悉当地相关法律与规范的美国执业律师,往往对商标的严肃性和重要性更有意识,会给予申请者合适的建议,并最终提交一个准确的、真实的商标申请。


从短期来看,申请人指定美国律师代理申请商标,虽然增加了申请人的前期成本,但从长远来看,请一位信誉良好的律师代理申请商标,带来的综合价值是无法比拟的。


新规将从今年的8月3日开始施行,届时估计国内部分代理所因为需要找美国律师代理注册,成本上升的同时,美标价格也将会有所上调。但是部分代理所却能不受影响,比如赛贝知识产权平台。


为何如此优秀?因为赛贝在美国有我们自己的律所,可以直接对接美国执业商标律师。始终坚持提供专业服务,自然无惧挑战!


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