随着全球经济一体化的发展，国际贸易和国际经济合作越来越常见，很多中国的企业开始与海外企业合作，进行代加工服务。OEM是我们在进行跨国贸易中常用的一种经济合作模式，在从OEM合作中受益的同时，围绕贴牌商标的“侵权”问题也日益突出，很多中国企业因为缺乏相关的知识产权保护和法律意识，在这方面吃了很大的苦头。今天赛贝小编就来跟大家聊一聊涉外OEM中涉及到的商标侵权问题，以及中国企业该如何避免在OEM过程中商标侵权。

OEM为英文“Original Equipment Manufacture”的缩写，中文译为“原始设备制造”，通常被称为“贴牌生产或加工”“定牌生产或加工”，即根据境外委托方（定作方）提供的商标（通常为已注册商标），境内受托方（加工方）依据双方约定为委托方加工使用该特定商标或品牌的商品，并且将该产品全部交由委托方返销国外的经营活动（该委托方在中国国内没有该注册商标的商标权人），委托方根据约定向加工方支付相应费用。OEM主要特征包括：交易主体的跨国性，委托方对所加工商品的商标权利的专有性以及委托方对OEM产品流向的严格把控性。

据相关数据显示，OEM案件量呈现逐年递增的趋势，最早审结时间可追溯至2002年，2010年以后数量明显增加。依据法院对OEM商标侵权审判案例，其所涉及的诉讼性质主要分为行政诉讼与民事诉讼，尽管诉讼性质各异，但是法院司法判决关注的核心还是在于OEM这种贴牌行为是否属于商标侵权行为。通过观察发现，OEM民事案件中主要涉及到“侵权”认定，行政案件则主要是“使用”认定。

我们先来看一个例子。

2003年5月21日，国家商标局核准自然人许某“APVUL及椭圆图形”商标注册申请，核定使用商品为第6类，包括：家具用金属附件；五金锁具；挂锁；金属锁（非电）等。2010年3月27日，国家商标局核准中国A公司受让该注册商标。

墨西哥B公司在墨西哥等多个国家和地区在第6、8等类别上注册了“APVUL”或“APVUL及椭圆图形”商标，其中注册号为770611、注册类别为第6类的“APVUL”商标于2002年11月27日在墨西哥完成注册。

2010年8月10日，中国C公司与墨西哥B公司分别签订两份《售货确认书》，约定C公司向B公司提供挂锁1084打和9233打。之后，C公司向海关申报出口时，A公司以侵犯其注册商标专用权为由，申请宁波海关予以扣留。经核实，该两批挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上均带有“APVUL”商标，而挂锁包装盒上则均标有“APVUL及椭圆图形”商标。产品包装盒及产品说明书用西班牙文特别标明：“进口商：C公司”“中国制造”以及C公司的墨西哥地址、电话、传真等内容，但并未标注与中国C公司有关的信息。

2011年1月30日，中国A公司将本案诉至宁波市中级人民法院。请求判令中国C公司停止侵权并赔偿经济损失。

本案中，不同审级法院作出了不同判决。

一审法院认为，依照商标法及司法解释相关规定，对注册商标“双相同”的推定绝对引发公众混淆，对不相同商标则依据国内相关公众“接触可能性”可排除商标的混淆可能性，据此判定本案中OEM所使用的商标构成对国内商标权利人的侵权。

二审法院严格遵循“商标地域性”原则，以“商标法及司法解释均无例外规定”为由，拒绝承认“贴牌加工”的特殊性，判定本案中OEM所使用的商标与国内商标权利人主张的商标具有相同或近似而认定构成侵权。

2015年11月，再审法院撤销一、二审判决，认定本案不构成商标侵权。再审法院认为，本案中，B公司系墨西哥“APVUL”或“APVUL及椭圆图形”注册商标权利人（第6类、第8类）。

中国C公司受B公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“APVUL”相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与A公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可能性。

商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性。中国C公司依据B公司的授权，上述使用相关“APVUL”标志的行为在中国境内仅属物理贴附行为，为B公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。

因此，中国C公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

从上述的案例不难看出,法院对于认定涉外OEM是否构成商标侵权的争议焦点逐渐集中到以下两个问题:(1)涉外OEM中的商标使用是否构成商标法意义上的“商标使用行为”;(2)商标侵权是否以混淆可能性为构成要件。

1. 商标使用

《商标法》第48条规定,本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。

第一,从该法条的文义来看,商标使用是用于商业活动中,而“商业活动”的概念内涵和外延皆大过“流通领域”。“商业活动”的参与主体范围也大于“流通领域”的参与主体范围。第二,如果商标使用只能是在“流通领域”,会出现很荒谬的结论就是,任何在生产环节的涉嫌商标侵权行为,因为其不是商标法意义上的商标使用行为而不构成侵权,任何尚未投入流通市场的涉嫌商标侵权产品因该商标还未实际发挥识别作用,也不属于侵权产品。这显然与立法本意是不符的。

只要在商业活动中使用商标,就能推定该使用的目的在于识别来源,只要符合该目的的使用,就是商标法意义上的商标使用行为,而不应以是否实际发挥识别功能为判断标准。因此,对于涉外OEM是否构成侵权,不应将其不是商标法意义上的商标使用行为作为抗辩理由。

2. 混淆可能性

《商标法》第57条对商标侵权的行为进行了列举式的规定,其中“(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的”。

从该条文来看,对于相同商标在相同商品上使用,法律直接认定为侵权,对于近似的商标是否构成侵权则需要证明是否导致混淆。

从《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题》第九条第二款的规定,我们可以看出法律对于混淆的认定是:“易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系”。首先,混淆的主体是“相关公众”。而该解释的第八条规定,商标法所称相关公众,是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。因此,“相关公众”并不单指消费者,还包括相关“经营者”。其次,混淆的内容包括对来源产生误认以及产生有特定联系的联想。

从商标法的立法目的来看,商标法一方面需要保护商标上所承载的商标权人的经济利益,包括商誉、市场份额、销售收入等,另一方面是保护消费者购买正品的权利及市场秩序。如果涉外OEM中的商标使用不可能会造成国内商标权人的经济利益损失,不可能损害消费者购买正品的权利及破坏市场秩序,那么就不应当认定侵犯了商标权。而“混淆可能性”标准正是暗合了该立法目的。法律对相同商标在相同商品上使用直接认定为侵权,可视为推定这种情况下构成“混淆可能性”,而无混淆可能性可作为不侵权的抗辩。对于近似商标,则需国内权利人先证明具有“混淆可能性”。而“混淆可能性”又可考虑多方面因素,包括是否会在国内市场竞争,是否可能造成国内商标权人的市场份额和销售收入的损失,是否会造成国内商标权人商标的淡化等。

当然,对于涉外OEM是否构成侵权不应当一概而论,不能简单用涉外OEM中的商标使用不是商标法意义上的商标使用行为作为不侵权抗辩。而应当根据具体个案具体分析,结合商标法的立法目的,主要以“混淆可能性”作为判断侵权的标准。

那么作为中国OEM企业，在进行涉外贸易过程中，究竟该怎么避免商标侵权呢？赛贝知识产权平台建议，OEM企业在签订合同的过程中，需要注意如下问题：

1. 全面细致审核境外委托方加工产品贴附的商标权属情况

首先，审核境外委托方提供的主体资格证明等资质文件以及商标权利证明文件，确保其所提供文件为合法有效。如境外委托方并非商标权利的所有人，只是享有授权使用的商标使用权人，还应特别注意其授权文件是否明确有转授权的资格；其次，要审核核定的使用商标类别（基于尼斯分类的商标类别）与委托加工生产的商品类别要保持一致；再次，委托生产商品使用的商标必须与权利证书上的商标完全一致；最后，确认出口目的国。还有一点不能忽视的是在审查境外委托方所提供商标在其本国的商标权属情况外，还应审查该商标在我国的权属情况。

2. 规范签订OEM合同，细化权利和义务，权责明确

基于OEM所产生的承揽合同应书面签订，明确具体权利义务的内容，细化到个字，主要包括：合同双方的名称、住所、所承揽标的情况，标的物的数量和质量，原材料的提供以及原材料的数量和质量要求，报酬，承揽方式，合同履行的期限、地点、方式，验收方法及标准，违约责任等内容，这些内容都应该在合同中有严格、完整、有效的约定，使权责明确，若出现纠纷时有据可循。完善OEM合同审查机制也是防止侵权纠纷的一道有力防线。