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已使用的商标申请注册时遭遇商标驳回,你可以这样处理

发布日期:2019-06-24 作者:胡婷婷/赛贝知识产权平台

商标注册得多了,遭遇被驳回的情况也就见怪不怪了,有时候是前期检索没做好,也有时候只是审查员当天的心情不好。


比如之前李晨和潘玮柏经营的一家潮牌店,在申请注册商标「MLGB」时遭遇驳回,事情引发了一波大众讨论,当然和这枚商标的特殊性不无关系。


"MLGB"商标驳回的原因是,商标评审委员会认为:争议商标由英文字母“MLGB”构成,该字母组合在网络上广泛使用,其含义消极、格调不高,用作商标有害于道德风尚,易产生不良影响。因此裁定争议商标予以宣告无效。详情可查看《除了李晨的“MLGB”,还有哪些商标因“社会不良影响”不予注册》


商标驳回的理由竟让人无言以对……但是商标遭遇驳回之后就只能放弃了吗?其实还有救,可以考虑进入复审阶段。


驳回复审并不是把案子打回去让同一批人审查,商标驳回的决定是商标局作出的,但是商标驳回申请是向商评委提出的,商标局与商评委有着不同的审查标准。


笼统地说,商评委会对商标做出更详细全面的评估。


事实上,从过去的驳回复审案例分析,有35%左右的商标是在复审后获得的,所以不要轻言放弃。


对于某一个具体的被驳回商标,是否需要复审,一般会由商标代理人提供参考意见。对于申请人来说,这时候最关心的,莫过于复审成功率的问题。


在处理驳回复审的实践中,我们发现有很大一部分申请人在申请一个商标时,并没有开始对该商标进行使用,同时也产生了「未经使用的商标」的复审成功率是不是会低很多的疑问。


那么,商标未使用对复审成功率会产生哪些影响呢?我们先从商标驳回类型说起。


商标主要基于两种原因被驳回,基于绝对理由的驳回、基于相对理由的驳回。


基于绝对理由的驳回主要是指:申请的这个商标违反了商标法中关于禁止注册或禁止使用的规定。


《商标法》关于禁止注册/禁止使用的规定:


第十条:关于国家标志、名称,军队标志,国际组织标志,红十字、红新月等标志,带有民族歧视性、欺骗性的,有害社会主义道德风尚及存在扩大宣传和产生不良影响的,有关县级以上地名及公众知晓的外国地名等。

第十一条:仅有本商品的通用名称、图形、型号的;仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;其他缺乏识别显著性的;(但经过使用取得显著特征,便于公众识别的,可以作为商标注册)

第十二条:以三维标志申请的,仅由商品自身性质产生的形状,为获得技术效果而需要的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状的;

第十三条:复制、摹仿、翻译他人已在中国申请注册或未在中国申请注册的驰名商标,容易造成混淆的。


基于相对理由的驳回,一般是与在先商标构成近似商标,如同一类别上的相同商标、同一类别上的近似商标、不同类别的商标但产品近似等。


基于绝对理由的驳回,因为商标局有较为明确的规定,在有代理人把关的情况下,基本上在商标注册前期均能排除掉风险。


大部分商标遭遇驳回的情况,其实都是基于相对理由的驳回。


但是我们知道,在商标近似的判断中,对于商标近似判断、商品/服务的类似判断等事项,商标评审裁决往往带有强烈的主观判断色彩,大部分情况下无所谓绝对的对与错。


这就使得评审具有很大的裁量余地,也给商标申请注册的成功与否带来了很大的不确定性。


为什么我们要给商标驳回分类型呢?


商标的使用证据,主要是用于证明该商标具有知名度,但是上述两种驳回类型对知名度的要求是不同的。


对于商标基于绝对理由被驳回的复审案件,如商标缺乏显著性案件。


由于没有引证商标作为在先权利障碍,商标申请人如能证明申请的商标经过使用具有较高知名度,已获得显著性,且不违反商标禁用条件,其商标就应当被核准注册。


因此,这类案件往往对申请商标的知名度提出要求,比如之前我们提过的吉列金霸王商标,本不具显著性的图形商标,正是通过商标使用,取得了商标的显著性。


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而涉及因近似被驳回的案件,商标局往往不考虑商标的知名度,主要是从商标的物理属性上去判断。因为仅仅是单方提出的知名度证据,引证商标持有人并未参加到案件中,往往无法评判双方商标的知名度大小,进而无法判断双方商标共存于市场上是否会导致混淆。


之前最高人民法院曾经就这个问题做出如下解释:商标驳回复审案件为单方程序,因此引证商标持有人不可能作为诉讼主体参与到该程序中,有关引证商标知名度的证据因而在该程序中无法得以出示,在缺乏对申请商标,特别是引证商标进行充分举证和辩论的情况下,商标知名度实际上无法予以考虑。否则,将有违程序的正当性。


在单方程序仅审查商标标识本身近似问题时,基于标识的部分近似认定商标近似,有助于拉开申请商标与引证商标之间的距离,避免申请商标和引证商标之间可能产生的混淆和误认。


我们不愿意看到,单方程序中有关商标标识近似的判断标准被所谓的个案审查所消解,有关判断标准的进一步明晰,有利于引导商标注册申请的规范化、诚信化,确保商标法立法目的的实现。


因此,如果你的商标遭遇驳回的原因是因为存在近似商标(这也是最常见的驳回理由),那么大可不必纠结商标使用的问题,因为复审的时候也不会考虑你商标的知名度问题。


对于这种情况,建议可以考虑从以下几方面去提出复审:


1.商标标志本身不近似;

2.商品或服务不类似;

3.引证商标已被撤销;

4.引证商标权利人已出具商标共存同意书;

5.商标共存有长期历史因素。从而证明诉争商标与引证商标共存于同一市场,不会导致相关公众的混淆误认,不构成相同类似商品或服务上的近似商标。


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