今天，由赛贝集团内部的同事分享一篇比较戏剧化的专利诉讼，原告Fortress起诉被告DSI侵犯两项美国专利，最终却被对方以遗漏共同发明人，反将一军，导致原告Fortress专利无效。本文篇幅较长，请大家耐心阅读。

美国联邦上诉法院（“巡回法院”）在今年四月份对Fortress Iron, L.P. v. Digger Specialties, Inc.案（“Fortress案”）作出判决，上诉法院认为专利发明人名单不正确而不能依法更正的，该专利无效，并维持原判。

案件背景

Fortress Iron, L.P.（“Fortress”）设计以及销售栏杆和围栏产品，其与一家中国公司YD（简称）合作，共同管理Fortress在中国境内的工厂质量控制工作。当Fortress与中国公司合作生产产品时，YD会提供员工来监督质量控制工作并管理相关沟通事务，以确保中国工厂能够满足Fortress的标准。公司YX（简称）是YD代表Fortress合作的工厂之一。

2021年，Fortress在印第安纳州北部联邦地区法院（“地区法院”）起诉Digger Specialties, Inc.（“DSI”），指控其侵犯了两项美国专利——9,790,707和10,883,290（“原告专利”）。

在诉讼过程中，DSI通过证据开示（Discovery）获取到的信息以及口供，主张有其他人的创意被纳入最终的设计中，但这些人并未被列为发明人。

案件事实

Fortress的老板Matthew Sherstad在2013年想到一种垂直式缆绳栏杆的设计方案——这种栏杆可以以预组装的形式销售，相比需要现场组装的产品来说，安装起来更加方便。Fortress的员工Kevin Burt在笔记本上绘制了最初的设计图。

Burt的初始设计采用带有球形接头和圆形接头的缆绳来固定内部缆绳。YD根据这一初始设计，监督YX对样品制造的生产过程。

后来，Burt与YD的代表讨论了样品存在的问题。Burt 的初始设计并未能防止缆绳在拉伸过程中的旋转现象。Burt表示需要找到一种方法，以防止在拉伸过程中缆绳发生旋转

当时，Hua-Ping Huang（“H. Ping”、“Huang”）是YD的员工，参与了Fortress样品的开发工作，他建议采用方形开口和方形接头来解决缆绳旋转的问题；另一位YD的员工Lin提出了加强结构的建议。最终设计基于Sherstad的原始想法，通过Burt的早期设计实现；同时，Huang和Lin的建议也被纳入栏杆和缆绳的详细设计中。在设计完成不久后，Fortress公司便为其发明申请了专利保护。最初的专利中将Sherstad和Burt列为发明人，但是没有提及Huang和Lin。

 DSI指出Huang和Lin对这项发明的贡献，Fortress也承认自己无意中未能将Huang和Lin列为发明人。但是，Huang已于2016年从YD离职，且未提供任何联系方式，YD也无法找到其相关信息。

Fortress承认其无法将Huang添加到专利中，而请求法院指示美国专利局纠正原告专利的发明人信息，并将Huang列为共同发明人。DSI则请求法院判决原告专利无效。

案件争议与法院观点

本案的争议焦点在于对35 U.S.C. § 256（“第256条”）的适用，即法院是否可以在Huang尚未知晓本案诉讼程序的情况下，下令更正发明人。第256条主要涉及对更正发明人的规定，具体如下（以下赛贝翻译部分供参考，以法条原文为准）：

(a) Correction. 更正. —

Whenever through error a person is named in an issued patent as the inventor, or through error an inventor is not named in an issued patent, the Director may, on application of all the parties and assignees, with proof of the facts and such other requirements as may be imposed, issue a certificate correcting such error.

在一项已授权专利中，错误地将他人列为发明人的，或者未将某一发明人列出的，局长可以在全体当事人和受让人申请后，依据对应的事实证据及可能规定的其他要求，签发一份证书以更正这些错误。

(b) Patent Valid if Error Corrected. 错误更正后专利有效. —

The error of omitting inventors or naming persons who are not inventors shall not invalidate the patent in which such error occurred if it can be corrected as provided in this section. The court before which such matter is called in question may order correction of the patent on notice and hearing of all parties concerned and the Director shall issue a certificate accordingly.

遗漏发明人或者错误地将非发明人指定为发明人的，如能依本条款的规定予以更正，则专利不因这些错误而无效。对于涉及此类问题的案件，法院可以在通知并听取所有利害关系方意见后，下令更正该专利。随后，局长应当签发证书。

第256条属于保留条款，如果专利权人能够证明可以根据第256条的规定对专利进行修正，那么地方法院必须下令对专利进行修正，从而避免专利被宣告无效。根据第256条(b)款，所有利害关系方都必须得到通知并有机会发表意见，这是先决条件。地区法院认为，“利害关系方”（parties concerned）的定义包括证书已列出的发明人、被遗漏的发明人，以及受让人。即便被遗漏的发明人并非诉讼当事人，情况也是如此。Huang在专利中没有任何所有权权益，但他是一名被遗漏的发明人，属于“利害关系方”之一，必须在法院采取行动之前收到有关此诉讼的通知。

此外，Fortress认为，在专利证书上只需列出一位真正的发明人即可。如果采纳这一观点，意味着只要列出一位发明人，遗漏另一位发明人并不算错误，显然会导致制定法文本失去意义。巡回法院因此拒绝采纳这一观点。

专利中未能列出所有的真正发明人的，该专利无效。然而《美国发明法案》颁布时废除了35 U.S.C. § 102(f) (pre-AIA)（“原第102条(f)款”），依据该款规定，只有真正的发明人才有权就该项发明申请专利。考虑到这一点，Fortress尝试以原第102条(f)款被废除为由，主张遗漏发明人已不能再作为无效专利的抗辩。

35 U.S.C. § 102 (pre-AIA) Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.

A person shall be entitled to a patent unless —

...

(f) he did not himself invent the subject matter sought to be patented, or

...

这一主张亦未得到法院支持。即便原第102条(f)款已被删除，仍可能以35 U.S.C. § 101作为主张专利无效的依据。

35 U.S. Code § 101 - Inventions patentable

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

另一方面，原第102条(f)款只是表明，非发明人无法被授予专利，而并非是指实际发明人不必被列在专利上。更何况在原第102条(f)款颁布之前，法院已认定遗漏发明人足以导致专利无效。

从案件事实来看，Fortress希望YD能找到Huang，但Huang于2016年从YD离职，YD没有任何关于Huang的信息，而无法与他取得联系。地区法院因此认为，原告无法满足第256条的通知要求，将Huang排除在专利外的错误无法得到纠正，原告专利无效。

上诉后，Fortress要求巡回法院从“正当程序”的角度来理解第256条的“利害关系方”，即“利害关系方”是指在对该专利可能享有受到不利影响的经济利益的一方；将Huang列为共同发明人只会有利于他，而不会造成不利影响。

这一观点在巡回法院看来缺乏说服力。发明人在专利流程中扮演着至关重要的角色，尽管最终他们的权益可能会转移给其他人（比如雇主），一切都从发明人开始，他们在法律框架下的明确权利不应被忽视。巡回法院认为，没有谁能确认Huang被列为发明人是能得到好处还是不利影响；更重要的是，如果将“利害关系方”与经济利益可能受到不利影响的一方混为一谈，实际上是在重新解释制定法，这是本法院无法做到的。

虽然制定法并未定义“利害关系人”，但并不意味着在涉及增加或删除共同发明人时，专利的共同发明人就不是“利害关系人”。发明人身份会带来法律、经济和所有权方面的影响，每位发明人原则上对整个专利按各自份额享有不可分割的权益。巡回法院最终支持了地区法院批准DSI关于无效请求的判决意见。

案件启示

Fortress案充分说明了在一项专利中识别正确的专利发明人的重要性，也为跨境企业带来一些重要启示：

1.   企业在研发产品时，应当保留技术研发相关的书面记录并进行存档，包括但不限于沟通邮件、发明手稿，以及会议记录等，并在申请专利前核查各技术特征的贡献人，以充分识别潜在发明人。本案中，Fortress为了解释完整的发明过程以及发明人作出了何种贡献，在证据开示阶段披露了大量证据，DSI就是从这些证据中挖掘出疑点，通过庭外质询（Deposition）记录的口供证词理清整个过程，并确认Huang和Lin为发明作出贡献而未被列为发明人。如果当初Fortress在申请专利时重视发明人问题并在申请前进行核查，或许就能避免这一失误。

2.   在准备诉讼或者就某一专利进行商业转化时，提前对发明人审查。本案中Fortress于2021年1月在地区法院提起诉讼，巡回法院于2026年4月作出判决并维持原判，包括上诉在内的整个过程持续时间超过五年，必然产生大量诉讼成本；诉讼过程中Foretress披露的手稿以及其与YD、YX对产品的优化与测试，更是可以追溯到2013年。遗憾的是，经过这么多年的投入，最终换来一份专利无效的判决，损失不可谓不大。如果Fortress能在发起维权诉讼之前，先自行核查一下发明的过程，确认是否存在遗漏发明人，即便无法更正专利，或许也能避免发起这次基础并不牢固的诉讼。

3.   需重视保留研发参与人的联系方式，如发现发明人遗漏或者错误，及时更正。尤其是存在外部合作方的情况下，与潜在发明人以及合作方签署协议，明确要求应当披露研发人员作出的贡献以及对应名单，专利申请和更正过程中以及后续进行必要的配合，以及联系方式变更后应当以书面形式告知当前有效的联系方式等。

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