在前一篇我们介绍了专利侵权判定原则之三的禁止反悔原则，禁止反悔原则是对等同原则适用的一种限制，是平衡权利人和社会公众利益的一种重要制度，详情可查看《以实际案例深度解析专利侵权判定中的禁止反悔原则适用要求和使用条件》。

在专利侵权判定实践中，除了禁止反悔原则外，对等同原则的限制原则中还包括捐献原则和特意排除原则，本篇我们将来了解一下捐献原则。

捐献原则：指专利权人在专利说明书中公开了某个技术方案，但没有将其纳入权利要求的保护范围，则该技术方案应被视为捐献给了公众，专利权人在主张专利权时不得试图通过等同原则等将其重新纳入权利要求的保护范围。

捐献原则最早可以追溯到1996年，由CAFC（美国联邦巡回上诉法院）在Maxwell v.J.Baker Inc. 一案中提出。

1982年美国联邦巡回上诉法院(CAFC)成立后，在专利侵权判定中对等同原则的适用较为宽松，使得此后十多年间出现了专利权人过分容易获得等同侵权判决的倾向。为了平衡专利权人和公众的利益，CAFC开始创立一系列法则来限制等同原则的适用。

1996年，在Susan Maxwell 诉 J. Baker, Inc. 专利侵权一案中，CAFC首次提出了捐献原则，涉案专利为一种用于在鞋店展示鞋子的装置。

法官在判决书中用一整段列举了关于捐献原则的案例并阐述他们支持捐献原则的原因，他们认为如果不使用捐献原则对等同原则进行限制，将会鼓励专利申请人申请时在说明书中提出广泛的披露而提交一个较窄的权利要求，以更快更容易地获得授权，并且可以在专利诉讼纠纷中进行更宽泛的权利要主张。

因此，他们提出：在说明书中公开但未记载在权利要求中的技术方案，应认定为是捐献给公众的，亦即捐献原则。

虽然1998年该法院在审理YBM Magnex Inc. vs International Trade Commission 一案中否认了捐献原则的普遍适用性，使得美国专利法的理论和实务界产生了很大的困惑。但是在2002年，CAFC在另一案判决中明确了捐献原则。

案例1：美国首次明确该原则

Johnson & Johnston Associates, Inc. v. R. E. Service Co., Inc（285F.3d1046）

在Johnson & Johnston 一案中，专利权人Johnson & Johnston 公司拥有涉及制造印刷电路板的专利，涉案产品为印刷电路板。

该案中，针对基板材料部分，专利权人在说明书中公开表述为：虽然铝是目前基板的优选材料，但也可以使用其他金属，例如不锈钢或镍合金。在一些情况中，如层压塑料信用卡中，还可以使用聚丙烯。

但在权利要求中，专利权人却将基板材料限定为铝板（a sheet of aluminum, the aluminum sheet）。

而当时的被控侵权人 R. E. Service Co., Inc 公司的产品使用的是不锈钢基板。

CAFC在最终的判决书中，强调了专利的权利要求应该具有范围定义和通知公众的功能。

在专利侵权案件中，应该将被控侵权产品与权利要求相比较，而不是与说明书中优选实施例或专利权人商业化的实施例相比较。

最终CAFC认定，因为只在说明书中公开而未记载在权利要求书中，专利权人不能根据等同原则主张使用不锈钢基板等同铝基板。

最终判定侵权不成立。

申请人在专利申请阶段提交保护范围窄的权利要求，从而容易地通过了专利局的审查，而在获得专利权之后，又基于说明书中公开的等同特征主张构成等同侵权，这是不能允许的。

本案确立专利侵权中的捐献原则，而捐献原则也已逐渐成为了各个国家专利侵权判定的重要原则。

在我国专利侵权纠纷审理实践中，也有采用此一原则，例如下面这个案例。

案例2：中国采用原则案例

浙江乐雪儿家居用品有限公司与陈顺弟、何建华、温士丹侵害发明专利权纠纷案（2013）民提字第225号

涉案专利为「布塑热水袋以及加工方法」（专利号：CN101023896A），被控侵权的产品相应的是一款布塑热水袋，是乐雪儿公司的主营产品。

最高人民法院采用了这一原则对案件进行了最终裁定。

涉案专利的权利要求方法包括12个步骤，权利人在说明书公开了第十步和第十一步可以调换，然而并未将该方案记载入权利要求中。

面临对方提出的等同原则适用，被诉侵权方主张本案应适用捐献原则，因为他们采用的步骤中，第十步和第十一步的次序与专利的权利要求表述是相反的。

相对于专利要求中的步骤，被诉侵权方采用的是先充气试压检验，后将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座的步骤。

最高人民法院在最终裁定时认为：披露但未要求保护的技术方案是被专利权人作为权利要求中技术特征的另一种选择，这种技术方案视为捐献给社会。

因此，本案适用捐献原则，判定产品不侵权。

捐献原则和禁止反悔原则均是对等同原则适用中过宽和过滥地扩大专利权利要求的保护范围的一种限制。

正如 CAFC 在 Johnson & Johnston Associates, Inc. v. R. E. Service Co., Inc（285F.3d1046）案中评述的，专利权利要求应具有范围定义和通知公众的功能，对公众而言，应该能从专利权利要求中可预见地获取专利权的保护范围。

因此，专利权人不能将在说明书中披露而未记载入权利要求中的技术方案纳入专利的保护范围内，否则，势必会影响专利权利要求的通知功能，也不利于维护公众的利益。

我们在了解捐献原则的同时，也看到了专利权利要求与披露内容之间存在的许多雷区，这对我们的专利撰写能力提出了更高的要求。也让我们进一步看到了专利撰写能力的专业价值。

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